Чтобы авторы и правообладатели могли монетизировать объекты интеллектуальной собственности (ОИС), законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд договоров для передачи и предоставления исключительных прав на них.

Одно из таких соглашений — лицензионный договор (ЛД), который позволяет третьим лицам распоряжаться объектом на определенных условиях, а правообладателям получать за это вознаграждение.

Что такое лицензионный договор, когда его выбирают, какие виды лицензии бывают и нужен ли этот документ, рассказывают эксперты n’RIS в статье.

Стороны лицензионного договора

Согласно статье 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации лицензионный договор (или простыми словами «лицензия») — это соглашение, по которому одна сторона, обладающая исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (лицензиар), предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использовать этот объектв предусмотренных договором пределах.

В лицензии обязательно прописываются объект, предмет договора, срок предоставления прав, на какой территории (отдельного региона, всего государства или нескольких стран) они будут действовать, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон.

Вознаграждение при этом может иметь любые формы — фиксированной разовой выплаты, регулярных платежей (роялти), процентов от дохода с продаж и т. д.

Лицензионный договор: когда и какой заключают

По умолчанию лицензия считается возмездным видом договора. То есть когда правообладатель получает вознаграждение за конкретное использование объекта интеллектуальной собственности другими лицами.

ЛД выбирают, когда правообладатель не хочет передавать исключительные права на ОИС, а только желает предоставить право распоряжаться объектом на определенных условиях и в определенных пределах.

Для предоставления такого права существует несколько видов лицензии. Это может быть открытая, неисключительная лицензия, по которой ОИС может пользоваться неограниченное количество пользователей (то есть лицензиар сохраняет за собой право выдавать лицензии другим лицам). И исключительная лицензия, когда правообладатель не может предоставлять лицензии другим лицам, кроме лицензиата, или использовать объект сам тем способом и на тех условиях, которые указаны в ЛД (ст. 1236 ГК РФ). Подробнее о видах лицензионного договора рассказали тут.

Стороны лицензионного договора

Сторонами ЛД могут быть как физические (граждане, самозанятые, индивидуальные предприниматели), так и юридические лица (компании).

Лицензиаром выступает автор или правообладатель — лицо, обладающее исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности (РИД). Лицензиатом является лицо или группа лиц, которым предоставляются исключительные права на данный объект.

Заключение договора по закону должно осуществляться только в письменном виде. В противном случае он будет считаться недействительным. Поэтому форма лицензионного договора может быть только письменной. То есть должен быть либо составлен единый документ, который подписали стороны, либо произойти обмен документами, позволяющими достоверно установить, что они исходят от сторон лицензии. Если стороны используют электронный документооборот, договор подписывается электронной подписью.

Порядок заключения лицензионного договора

Заключение ЛД начинается с определения существенных условий, на которых правообладатель позволяет другому лицу распоряжаться объектом интеллектуальной собственности, а потенциальный лицензиат — следовать им.

Все эти условия должны быть сформулированы максимально точно, потому что, если хотя бы одно из них будет отсутствовать или звучать неопределенно, договор может быть признан незаключенным.

После согласования условий стороны оформляют лицензионное соглашение в письменной форме, подписывают его и регистрируют при необходимости.

Объект лицензионного договора

Объектом ЛД может выступать любой результат интеллектуальной деятельности (РИД) или средство индивидуализации, которому предоставляется правовая охрана. Все они перечислены в статье 1225 ГК РФ:

Каким бы ни был объект договора, ключевое требование к нему одно, — он должен быть однозначно идентифицированным. Для этого в лицензии нужно указать точные данные, которые его описывают. К примеру, для товарного знака — номер государственной регистрации в реестре Роспатента и классы МКТУ. Для изобретения или промышленного образца — номер патента и дату его выдачи. Для базы данных — название и номер регистрации в соответствующем реестре, если она есть.

Предмет лицензии

В качестве предмета лицензионного соглашения прописывается способ(-ы) использования объекта интеллектуальной собственности.

Приведем примеры. Франчайзер вправе указать в предмете лицензионного соглашения с франчайзи, что последний вправе использовать товарный знак на всех упаковках продукции бренда, в рекламе, доменном имени. Дизайнер, который разместил свои работы в каталоге иконок, — что разрешает использовать их пользователям сайта бесплатно в личных и за вознаграждение в коммерческих целях. А завод, который изобрел ноу-хау, — что предоставляет право внедрять его на других производствах, которые расположены в определенном городе, с сохранением режима коммерческой тайны.

Лицензиат в любом из этих случаев вправе использовать объект только таким образом, который указан в лицензии. Все иные варианты распоряжения ОИС, предусмотренные законодательством, но не оговоренные в договоре, по умолчанию будут считаются непредоставленными.

Другие существенные условия

Любая лицензия содержит ряд существенных условий, без которых она будет считаться незаключенной. К ним, помимо объекта, предмета договора, объема передаваемых прав (какой вид лицензии используется), относятся:

Если стороны договорились о безвозмездном использовании объекта интеллектуальной собственности, размер и способы оплаты вознаграждения в лицензионном договоре не указываются.

Кроме того, в лицензии по предоставлению исключительных прав на РИД важно прописать другие не менее важные условия:

Эти условия не влияют на факт заключения договора. Однако их точная формулировка позволит избежать различных споров и нарушения интеллектуальных прав в будущем.

Особенности лицензионного соглашения

Лицензионный договор в интеллектуальном праве — одна из наиболее удобных форм капитализации интеллектуальной собственности. Однако его заключение требует соблюдения ряда обязательных требований.

Так, в лицензии нужно не только прописать объект, предмет и другие существенные условия предоставления исключительного права, но и следовать основным правилам исполнения лицензионного соглашения (ст. 1237 ГК РФ). А именно

1. Лицо, которому было передано право использовать ОИС, должен предоставлять правообладателю отчеты об этом использовании. Иначе это будет считаться ненадлежащим исполнением договорных обязательств. Часто в ЛД прописывают штраф (неустойку) за такое нарушение — тогда лицензиар вправе взыскать эту сумму. А если в договоре вообще ничего не сказано про отчеты, лицензиат обязан предоставлять их по первому требованию лицензиара.

2. Правообладатель не вправе совершать действия, которые могут затруднить использование ОИС тем способом, который указан в договоре. Если такое произошло, лицензиат может требовать возмещения убытков, которые возникли вследствие такого препятствия.

3. Лицензиат может использовать объект только тем способом или способами, который(-е) предусмотрен(-ы) в лицензии. Если он вышел за рамки установленных прав или продолжил использовать объект после прекращения срока действия ЛД, это будет квалифицироваться как нарушение исключительного права. В таком случае правообладатель может требовать не только возмещения убытков, но и выплаты компенсации.

4. Если правообладателю не было выплачено вознаграждение или произошла просрочка платежа, он вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, а также требовать возмещения убытков, которые возникли из-за такого расторжения. Договор прекращается по истечении 30 дней с момента получения лицензиатом уведомления о расторжении соглашения, если в этот срок нарушение было не устранено.

При этом стоит понимать, что статья 1237 Гражданского кодекса Российской Федерации оговаривает только общие правила. Стороны всегда могут отдельно прописать конкретные санкции за вышеперечисленные случаи.

Предварительный лицензионный договор: в каком случае нужен

Если стороны не готовы подписать основную лицензию, но хотят сотрудничать в будущем, они могут заключить предварительное лицензионное соглашение (ст. 429 ГК РФ). Предварительную лицензию выбирают, когда ОИС находится в процессе государственной регистрации, на него получается патент, идет процесс завершения разработки, а стороны хотят заранее закрепить достигнутые договоренности.

В таком соглашении необходимо определить условия, позволяющие установить объект и предмет будущего ЛД, а также срок, в течение которого стороны обязуются заключить основной договор.

Сублицензионный договор

Российское законодательство позволяет лицензиату предоставлять полученное по лицензии право использования ОИС третьим лицам, но только если у него на это получено письменное согласие автора или первоначального правообладателя. В этом случае заключаемый между лицензиатом и третьими лицами договор будет называться сублицензией.

Сублицензионный договор может быть заключен только в тех пределах, которые предусмотрены основным лицензионным договором: с теми же правами, способами, сроком и территорией использования.

Ответственность перед автором или правообладателем за действия сублицензиата несет обычно лицензиат. И нарушение условий сублицензии может повлечь за собой расторжение лицензионного договора, которое лицензиар может потребовать в одностороннем порядке. Поэтому в таком соглашении важно оговорить ответственность сторон за такие действия.

Нужно ли регистрировать лицензионный договор?

Все зависит от того, есть ли у ОИС государственная регистрация. И если она имеется, регистрация лицензионного договора тоже необходима.

Если объектом лицензии являются произведения науки, литературы, искусства, а также другие объекты авторского и смежного права, регистрация договора, как правило, не требуется. Исключительное право возникает автоматически с момента создания произведения, и заключенного в письменной форме договора достаточно.

Если исключительное право предоставляется на объект патентного права или зарегистрированное средство индивидуализации (изобретение, полезная модель, промышленный образец, топология интегральных схем, селекционное достижение, товарный знак), договор должен пройти государственную регистрацию в Роспатенте.

Исключение составляют лицензии, предоставленные на использование программ для электронно-вычислительных машин и баз данных. Даже если они были зарегистрированы в Роспатенте, регистрировать договор не нужно. Больше по теме интеллектуальной собстсвенности в ИТ читайте здесь.

Государственная регистрация в Роспатенте

Государственную регистрацию предоставления права использования объектов промышленной собственности и средств индивидуализации осуществляет Роспатент. Для этого в ведомство нужно подать соответствующее заявление, а также документы, подтверждающие заключение договора и уплату государственной пошлины.

После проверки представленных документов сведения о лицензии вносятся в соответствующий государственный реестр, а информация о регистрации публикуется на официальных каналах Роспатента.

Если документы оформлены с нарушениями или представлены не в полном объеме, ведомство может запросить дополнительные сведения либо отказать в регистрации, пока не будут устранены выявленные недостатки.

Переход исключительных прав новому правообладателю

На практике бывают случаи, когда после заключения ЛД исключительное право на ОИС переходит другому лицу. Например, автор или первоначальный правообладатель продает товарный знак, патент либо права переходят по наследству.

В таких случаях важно понимать, что такой переход сам по себе не является основанием для изменения или прекращения лицензии (ст. 1235 ГК РФ). А новый правообладатель по умолчанию не имеет права расторгать соглашение или изменять его условия, если иное не предусмотрено законом или самим договором. Поэтому лицензиат защищен от риска утраты предоставленных ему прав в случае смены владельца объекта интеллектуальной собственности.

Согласно ст. 1239 ГК РФ суд может по требованию заинтересованного лица принять решение о предоставлении ему принудительной лицензии. Ее выдают, когда:

Принудительная лицензия предоставляется на указанных в решении суда условиях права использования объекта интеллектуальной собственности и лицу, которое действительно хочет и готово использовать этот объект, а не недобросовестному конкуренту.

Ключевой момент для истца: обратиться в суд за выдачей принудительной лицензии можно только после того, как правообладатель отказал или не ответил в установленный срок на предложение заключить лицензионный договор на обычных для рынка условиях.

Ответственность за нарушение лицензионного договора

Нарушение условий лицензионного договора может повлечь для сторон как гражданско-правовую ответственность, предусмотренную самим соглашением, так и другие последствия, установленные российским законодательством.

Если лицензиат выходит за пределы предоставленных способов использования, использует объект за пределами согласованной территории или после окончания срока действия договора, такие действия рассматриваются как нарушение исключительного права правообладателя. В этом случае лицензиар вправе требовать прекращения нарушения, возмещения убытков или выплаты компенсации.

Неисполнение условий выплаты вознаграждения также является основанием для применения мер ответственности. Если лицензиат вовремя или вовсе не выплачивает правообладателю средства, лицензиар вправе взыскать задолженность, неустойку, а в установленных законом случаях — отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

Ответственность за невыполнение или нарушение условий договора может наступить и для лицензиара. Например, если он предоставил лицензию при отсутствии необходимых исключительных прав; передал права в меньшем объеме, чем было предусмотрено договором; либо как-то препятствовал использованию ОИС. Тогда лицензиат может требовать прекращения нарушения, возмещения причиненных убытков или применения иных санкций, предусмотренных законодательством и договором.

На практике стороны нередко детализируют ответственность за подобные действий непосредственно в ЛД. Они могут предусмотреть штрафы за нарушение отдельных обязательств, пени за просрочку платежей, обязанность возместить документально подтвержденные убытки, а также порядок предъявления претензий и сроки устранения допущенных нарушений. Чем подробнее эти условия будут прописаны в договоре, тем ниже риски негативных последствий для каждой из сторон.

Расторжение лицензионного договора

ЛД может быть расторгнут по общим основаниям согласно гражданскому законодательству и условиям, оговоренным в соглашении.

Так, он может быть прекращен по взаимному соглашению сторон. В этом случае стороны самостоятельно определяют дату, когда лицензия перестает действовать, порядок исполнения оставшихся обязательств, проведения взаиморасчетов и последствия прекращения использования ОИС. Или в одностороннем порядке. Например, если лицензиат нарушает условия выплаты вознаграждения правообладателю (см. раздел статьи «Другие существенные условия»).

Кроме того, расторжение договора возможно и в судебном порядке, если одна из сторон допустила существенное нарушение его условий либо имеются другие основания. При рассмотрении такого спора суд будет оценивать характер нарушения, его последствия и влияние на возможность дальнейшего исполнения договора.

Лицензионный договор — коммерческий инструмент управления интеллектуальными правами

Лицензия — удобная форма возмездного предоставления исключительных прав на объекты авторского, смежного, патентного, другого права или средства индивидуализации. И используется она, когда правообладатель хочет одновременно и сохранить исключительное право на ОИС, и предоставлять его в пользование другим лицам на условиях выплаты вознаграждения.

Такой формат сотрудничества выгоден обеим сторонам: лицензиар получает доход от коммерциализации интеллектуальной собственности, лицензиат — возможность легально использовать ценный объект без необходимости приобретать исключительные права на него в полном объеме.

При заключении лицензионного договора важно определить и детально прописать все его условия. Грамотно составленное соглашение позволит выстроить прозрачные и взаимовыгодные отношения между правообладателем и пользователем и обеспечить правовую защиту интересов обеих сторон.

Юристы n’RIS готовы оказать консультацию по составлению лицензионного договора, прописать в нем важные для обеих сторон нюансы и обеспечить защиту лицензиара или лицензиата при нарушении условий предоставления исключительных прав. Для этого напишите на почту: support@nris.ru